全球化背景下专利申请文件的撰写对策（下）

　　1.考虑到日本审查实务特点的撰写对策

　　（１）宽泛的单一性要件

　　与各国相同，日本专利法规定两个以上的发明具有单一性需要“具有相同或相应的特定技术特征”。“特定技术特征（STF）”是指表现出发明对现有技术贡献的技术特征。但日本专利法审查指南规定的单一性要件与各国有很大的差异。其主要表现在：第一，审查指南中指出作为STF不要求该技术特征需要具备进步性（创造性）。实务中“特定技术特征”理解成“相对于现有技术文献具备新颖性的技术特征”亦无大碍；第二，审查指南明确规定针对审查员判断过是否具备STF的权利要求，虽然判断结果为该权利要求不具备STF，该权利要求也可以作为审查的对象。另外根据STF确定审查对象后，对于未被列入审查对象但一并进行审查比较有效率的权利要求，也追加为审查对象。

　　（２) 针对宽容的单一性对策（独立权利要求的数量最大化）

　　日本实务中，只要满足单一性要件，对于独立权利要求的数量没有限制，因此不应该满足最初申请的独立权利要求的数量（通常一个类型一个独立权利要求），在一个申请中尽可能取得多样的权利。如果有被许可的权利要求，该权利要求应该在审查中尽可能地把它修改为独立形式。

　　比如在第一次审查意见书中，独立权利要求1被驳回，但其从属权利要求2被认定为授权可能的情况下，把权利要求2修改为独立形式，对于权利要求1进行以取得权利要求2不能保护的范围为目的的修改，或者追加从权利要求1不同的观点特定发明内容的独立权利要求。

　　（3) 宽泛的修改要件

　　日本专利法审查指南在2003年进行修改，将允许补正的范围从“直接且含义唯一地导出的事项”变更为“从当初的说明书显而易见的事项”。一般认为，这是对过于僵硬的标准的修正。而最近“综合说明书或附图的整体而导出的技术事项”标准成为原则。在日本审查实务中，在欧洲或者中国不容易被许可的按照附图的修改容易被接受。

　　比如日本专利申请审查手册附件书A案例14，修改后权利要求1为“一种打桩机，具有本体和引导板，本体在夹着已经打入的桩的同时顺次打入新桩以形成桩列，引导板安装在本体中，具有被设定为与桩列的行进方向一致的引导面，沿着该引导面引导新桩的打入，还具有安装在引导板上的激光振荡器，通过使得激光射向设置在所述桩列的最终端的靶子，来选择引导板在本体中进行安装的位置”。

　　说明书公开的内容为“引导板10的前端部安装有发射激光的激光振荡器16。激光振荡器所发射的激光具有直线性，利用该特性，能够简单且高精度地使得引导板总是与桩列的方向一致。”

　　审查意见为“对于权利要求中的激光振荡器，在本申请的最早说明书中公开了具体结构‘引导板10的前端部安装有发射激光的激光振荡器16’，并记载了‘激光振荡器所发射的激光具有直线性，利用该特性，能够简单且高精度地使得引导板总是与桩列的方向一致’。因此对权利要求1的修改属于在最早说明书等的记载范围内所进行的修改。”

　　又比如审查手册附件书A案例19，修改后权利要求1为“一种肥料袋的开封装置，将装有肥料的肥料袋滑落投放到分散机的仓斗的滑道，被由安装在滑道与固定支柱之间的臂杆形成的角度保持单元与枢支单元构成的倾斜角度调节机构设置为相对于固定支柱可调节倾斜角度，该滑道的下端设有突出的开封刀，利用从滑道滑落的肥料袋的重量刺穿肥料袋的下方进行开封”。

　　说明书公开的内容为“开封装置1中，装设在用来让肥料袋2滑落投放到分散机的仓斗8的滑道3与固定支柱4之间的臂杆6形成的角度保持单元，与对滑道3进行枢支使其能够相对于固定支柱4转到的销5所形成的枢支单元，构成倾斜角度调节机构，能够调节滑道3相对于固定支柱4的倾斜角度。突出的开封刀7通过固定螺栓7a安装在滑道3的下端的面上，开封刀7能够拆卸且能够调节角度，利用从滑道3滑落的肥料袋2的重量刺穿肥料袋的下方进行开封。”

　　审查意见为“关于权利要求1中的倾斜角度调节机构，本申请的最早说明书中提供了实施例‘装设在用来让肥料袋2滑落投放到分散机的仓斗8的滑道3与固定支柱4之间的臂杆6所形成的角度保持单元，与对滑道3进行枢支使其能够相对于固定支柱4转动的销5所形成的枢支单元，构成倾斜角度调节机构’，修改后的权利要求中根据该记载限定了角度保持单元的具体构造，但没有限定枢支单元的具体构造。因此修改后的权利要求中的技术特征‘被由安装在滑道与固定支柱之间的臂杆形成的角度保持单元与枢支单元构成的倾斜角度调节机构’，属于在最早说明书等中有记载的事项。”

　　如上，在日本审查实务中，申请人在原始说明书中不能作为技术思想认知的构造，也有通过附图进行修改的余地。

　　（4）针对宽容的修改要件的对策（积极使用根据附图的修改）

　　申请人当初没有掌握的现有技术经常会在审查中被发现。由于申请人没有掌握该现有技术，所以在原始说明书中，一般没有明确的本发明与该现有技术的差异内容的记载。该情况下，可以积极通过使用附图进行修改，尽可能最低限度缩小权利要求的保护范围，争取授权。

　　2.考虑到中国审查实务特点的撰写对策

　　上期阐述的对欧洲专利审查实务特色的撰写对策，对中国专利审查实务同样有效。下面对中国专利审查实务中权利要求修改的目的限定对策进行阐述。

　　（1）适用与欧洲相同的对策

　　中国在专利审查规定与欧洲审查有许多相似之处。例如，中国《专利审查指南》指出，“原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。”这与欧洲审查规定的“directly and unambiguously”是相同的。中国专利审查实务中对专利创造性的判断标准与欧洲实务中的问题解决法也是相同的。

　　所以，在上期阐述的，针对欧洲专利审查实务特色对策的方案，在中国实务中也同样有效。因此，在撰写专利说明书的时候，也应将技术思想全面概括的、多层次的、以“横串方式”来进行撰写。同时，在中国专利审查过程中，也需要对说明书中详细描述发明的技术问题及发明效果。

　　（2）对专利修改的限制规定

　　在中国实务中，特别需要注意的是实质审查后，专利的修改会被非常严格的限制。

　　第一，在答复审查意见通知书时，对申请文件进行修改的，应当针对通知书指出的缺陷进行修改。

　　第二，在无效宣告程序中，修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除。

　　综上所述，在专利经过实质审查后，申请人或权利人的修改会受到严格的限制，所以在申请时，要充分考虑到专利在审查阶段、无效宣告程序阶段以及行使专利权阶段中可能发生的情况，做好战略性的准备。比如，考虑到审查阶段限制修改的规定，为了使申请人高效地获得授权，桥头堡权利要求准备能够有效地应对审查情况。而考虑到无效宣告程序中限制修改的规定时，如果申请专利的技术是与数字范围有关的（如零至一百摄氏度），建议通过多层次限定数字范围来设立权利要求项。再如在行使权力阶段，为了选定合适的权利要求项来追究竞争对手的直接侵权行为，也要在撰写权利要求时考虑到这些情况，以免不时之需。

　　3.结语

　　随着经济全球化的发展，国际化的知识产权管理至关重要。为了能够更好地获得和主张专利权，中国企业不仅在本国申请专利，同时向世界各地申请专利的趋势也在显著增加。在这样的国际形势下，专利申请文件就需要迎合世界主要申请国的专利审查实务特点，申请文件的撰写方法因此举足轻重。作为实现专利申请国际化的第一步，本论文不仅在文件形式上，也从实体层面对美国、欧洲、日本、中国的专利审查实务特色进行探讨，提出相应的撰写对策。

　　从美国的专利审查制度特色分析，为了降低权利要求被限定解释的风险，申请人在撰写专利说明书中应该避免直接用“present invention（本发明）”的文字。同时，为了有效利用权利要求区别解释原则，根据独立权利要求中技术思想的下位概念，需要设立不同的、多样的从属权利要求。在撰写专利申请文件时，预先设立尽量多的桥头堡权利要求有利于申请人，在独立权利要求的专利性被现有技术否定时，从属权利要求可以为申请人建立起独自领域的桥头堡，在一定程度上能控制独立权利要求范围被缩小的程度。

　　从欧洲的专利审查制度特色分析，申请人在专利说明书撰写实施例时，不能以点代面地仅描述个别实施例，而应该描述涵盖该实施例的多种形式的集合，通过全面概括的方式描述技术特征。同时要保证尽可能多的多层次地分离技术思想，保证披露基准点的质量和数量来准备专利申请文件中的附图说明。在描述实施例方面，笔者认为各实施例中可能具有更多的技术特征，从而实施例中的技术关系也更加复杂，因此将较多的实施方式（披露基准点）并列说明的“横串方式”能够更清晰地描述实施例中的技术特征，更利于申请人。而按照欧洲专利审查规定描述技术问题及发明效果的专利说明书，可能会在向美国申请专利时产生被要求限定权利要求范围解释的风险。中国专利审查制度与欧洲基本类似，所以在中国实务中，可以适用应对欧洲审查的撰写方法，但特别需要注意的是在中国，专利经过实质审查后，专利的修改会被非常严格的限制。

　　本文是将美国、欧洲、日本、中国放在同等重要性的专利申请地域角度进行说明，并不包括某特定申请国重要性突出的情况。如果存在特定国家重要性突出，则需要根据特定国的实务特点，对本文中提出的策略进行修改。

　　本文笔者长期从事海外专利申请战略研究，基于自身丰富的经验和深厚的专业背景对海外专利申请进行了思考与总结，在专利申请文件方面提出了创新撰写对策，作者非常希望本文能为中国读者在专利申请的实务操作中带来帮助。

　　注：《全球化背景下专利申请文件的撰写对策（上）》见《中国知识产权杂志》第118期；

　　《全球化背景下专利申请文件的撰写对策（中）》见《中国知识产权杂志》第120期。

　　本文整理及编辑中，马潇女士给予了很大帮助，在此表示衷心的感谢。

　　王璐

　　上海新诤信知识产权服务股份有限公司

　　日本业务部总经理

　　永隆介（Ryusuke Tominaga）

　　上海新诤信知识产权服务股份有限公司

　　日本业务部客户经理 日本国专利代理人资格

　　石桥克之（Katsuyuki Ishibashi）

　　Seishin IP (诚真IP)Patent Firm， P.C.总经理

　　日本国专利代理人