专利引诱侵权应当以直接侵权为前提

　　——兼评美国联邦最高法院AKAMAI诉LIMELIGHT案

　　日前，美国联邦最高法院针对AKAMAITECHNOLOGIES，INC（简称AKAMAI）诉LIMELIGHTNETWWORKS，INC（简称LIMELIGHT）侵犯专利权案作出终审判决，撤销了之前联邦巡回上诉法院的侵权判决并发回重审。在该案中，AKAMAI作为专利权人拥有一项通过内容传输网络传送电子数据的美国方法发明专利权，并且AKAMAI拥有分布在多个地点的服务器。网站经营者，或者被成为内容提供商，通过与AKAMAI签订合同从而传输其网站上的内容给网络用户。AKAMAI拥有的专利权包含如下一项技术特征，即标示上述内容提供商的网站上的特定内容（通常为容量较大的视频文件）以便将这些内容存储在AKAMAI的服务器中并且使得网络用户可以观看到这些内容，该步骤在权利要求书中被称为“标记”（Tagging）。被告LIMELIGHT同样经营一个内容传输网络，并实施了上述专利权的几项技术特征，但与AKAMAI自己“标记”客户网站内容不同，LIMELIGHT要求其客户完成“标记”步骤。该案的证据显示LIMELIGHT确实没有自己“标记”客户内容，但AKAMAI主张LIMELIGHT积极教导其客户完成“标记”步骤并提供了技术支持，应当承担引诱侵权的责任。本案是联邦巡回法院全体法官共同审理（EnBanc Trial）的重大案件，巡回法院在判决中认为，即使没有任何独立的主体能够被认定为直接侵权，也不影响其中一方承担引诱侵权的责任。巡回法院认为，即使一方没有指导或控制所有步骤的执行，只要其引诱另一方执行其自身未执行的步骤，则其仍应承担引诱侵权的责任。之后，联邦最高法院发出了调卷令，其理由是：是否即使没有任何人实施了直接侵权行为（美国专利法第271条a项），仍然可能存在引诱侵权（美国专利法第271条b项）。

　　在联邦最高法院大法官Alito撰写的判决中，大法官们达成一致意见推翻了巡回法院的上述判决。联邦最高法院在本案判决书中指出引诱侵权“应当基于直接侵权”，然后推翻了联邦巡回法院将引诱侵权责任与直接侵权责任进行区分判断的观点。最高院认为，巡回法院的判例法规定，只有一方指导或控制所有步骤的执行方能成立直接侵权，因而直接侵权和引诱侵权应当适用一致的标准，即，除非存在直接侵权的一方，否则引诱侵权无适用空间。最高法院对此进行了举例说明：假设一项方法专利权利要求包含12个步骤特征，被告只实施了其中一个并且可能是最重要的一个步骤，按照联邦巡回法院的判例法，虽然在这种情况下不存在直接侵权行为，但该被告仍可能构成引诱侵权，但这种认定将使得法院无从判断该方法专利何时被侵犯。

　　联邦最高法院意识到本案判决可能会导致当事人通过将方法权利要求的步骤分割来达到规避侵权的目的，各方均只执行部分而非完整步骤。但联邦最高法院认为，这种异常来自于巡回法院关于直接侵权的法律规定，并无必要为本案改变引诱侵权责任的法律规定，但认为本案发回重审后，巡回法院或有机会重新审视其对法律适用的规定。换句话说，联邦最高法院认为上述规避侵权的可能性源于联邦巡回法院对于直接侵权构成要件的判例法上的要求。笔者认为，联邦巡回法院在发回重审过程中是否可以考虑将多个主体恶意分割方法专利中的步骤特征从而“集合”起来构成直接侵权的行为也纳入构成共同直接侵权的范畴，这样可以有效的避免上述困境。

　　本案确立的原则是在没有主体就系争专利构成美国专利法第271条a项或其他条文所规定的直接侵权行为时，被告便不成立同法同条b项所规定的引诱侵权，从而重新回归了联邦巡回法院于2008年在Muniauction案（Muniauction，Inc.v Thomson Corp.）判决中认定的“要就一项方法发明专利构成直接侵权行为，必须是由一单一行为人实施该方法发明指所有步骤，当前述步骤由多个行为人实施时，直接侵权责任仅成立于其中一个行为人指导或控制了整个方法发明的实施，而让每个步骤的实施都可以归责于前述具备指导或控制权力的行为人”。

　　对我国而言，在2014年7月31日刚刚公布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）（公开征求意见稿）》中第25条第2款已经出现了将引诱侵权归为教唆侵权予以定性的表述，即“明知有关产品、方法可以用于实施发明创造，未经专利权人许可，通过提供图纸、传授技术方案等方式积极诱导无权实施该专利的人或者依法不承担侵权责任的人实施，权利人主张该诱导者的行为属于侵权责任法第九条规定的教唆侵权行为的，人民法院应予支持”。但是关于引诱侵权或者教唆侵权的成立是否需以被引诱人、被教唆人构成直接侵权为前提，教唆人和被教唆人通过分工共同实施方法专利全部步骤的情形中教唆人是否侵犯专利权并未予以明确，有待进一步考量。

　　□ 文 / 王晫 北京市第一中级人民法院知产一庭审判长 本刊专栏作者

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